有朋友说，这个怎么理解呢？

（一）Mission of OTL Stanford

（二）Key terms for T2 success

为最大可能促进技术转移的成功（笔者注：对于“成功”的理解，一定要结合前面提到的Mission，否则容易陷入），斯坦福技术转移办公室OTL Stanford在进行协议谈判时重点关注的条款包括：

• 首付款（Upfront payment）

• 年度付款（Annual payments）

• 尽职尽责（Diligence）

• 里程碑付款（Milestone payments）

• 分许可（Sublicensing）

以上几个重点谈判项目，表面上看似乎体现斯坦福技术转移办公室对于经济利益的“追求”，但仔细理解，其实是以另一种方式来确保其使命尽量得以实现。（关于以上重点项目的更详细说明，请参见文末注2）

（三）将理念与哲学付诸实践：案例

斯坦福大学OTL的理念与哲学是否在实际工作中得以落实和体现，下面是几个（随机）真实案例与前述重点谈判项目相关的内容，希望能籍此以管中窥豹：

案例一：Stanford & VIA Pharmaceuticals

根据双方签订的有效起始日期为2005年2月28日的排他性专利许可协议（Exclusive License Agreement）（笔者注：值得注意的是，该协议中，又进一步限定了排他性日期和非排他性日期，前者到2011年10月17日，后者从2011年10月18日开始到最后一项被许可专利到期），与前述重点谈判项目相关的内容包括：

• 首付款（Upfront payment）：

  Issue Royalty：25,000$+100,000股普通股

• 年度付款（Annual payments）即License Maintenance Fee：

  第1-2年，10,000$/年

  第3-4年，25,000$/年

  第5-6年，35,000$/年

  第7年及之后年度，50,000$/年

• Earned Royalty：

  作为基因治疗产品的许可产品：净销售额的6%

  蛋白质疗法治疗产品的许可产品：净销售额的4%

  非基因疗法或蛋白质疗法的任何其他治疗产品的许可产品：净销售额的1%

  在排他性许可期间为诊断产品的许可产品：净销售额的3%，之后在非排他性许可期间为1.5%

  在排他性许可期间，作为研究试剂的许可产品：净销售额的6%，之后在非排他性许可期间为3%

  以及：若VIA还需向第三方支付许可费，则可以在支付给Stanford的比例之一半限度内进行减免；

  以及：若在非排他性许可期间，斯坦福有和第三方签署许可，那么VIA支付给Stanford的提成率将适用所有协议中最低的标准。

• 尽职尽责（Diligence）：

  按照如下要求达成里程碑目标（否则Stanford将有权按照协议约定终止协议）：

  到2005年12月31日，VIA必须筹集至少4,000,000美元的累计投资

  到2006年6月30日，VIA应利用发明来分析对实验动物施用至少8种化合物产生的基因表达模式

  到2007年6月30日，VIA应选择发明中鉴定的5个基因作为潜在的生物标志物进行进一步调查

  在2008年6月30日之前，VIA应指定一项候选药物

  在2010年6月30日之前，VIA应提交IND

  到2012年6月30日，VIA应开始使用VIA的研究生物标志物对人体血液样本进行检测

• 里程碑付款（Milestone payments）：

  提交诊断产品的上市前批准申请后：25,000$

  诊断产品的上市前批准申请获得批准后：50,000$

  提交治疗产品IND时：25,000$

  治疗产品2期研究开始时：50,000$

  治疗产品3期研究开始时：100,000$

  治疗产品的美国NDA获得批准后：250,000$

  治疗产品的欧洲市场批准申请获得批准后：150,000$

  治疗产品的日本市场批准申请获得批准后：150,000$

• 分许可（Sublicensing）

  VIA 应向斯坦福支付所有分许可收入的一定比例，具体如下：

• 如果分许可的权利不包括治疗权，而仅包括 VIA 获得的诊断应用权利，则：
  从2004年10月18日至2005年10月17日执行的分许可：分许可收入的20%
  从2005年10月18日至2006年10月17日执行的分许可：分许可收入的15%
  在2006年10月17日之后或PMA/510K提交后但在FDA批准之前执行的分许可：分许可收入的10%
  在2007年10月17日之后或FDA批准之后，但在首次商业销售之前执行的分许可：分许可收入的5%
  在2008年10年17日之后或首次商业销售后执行的分许可：分许可收入的2.5%
• 如果分许可的权利仅包括 VIA 获得的治疗权利，则：
  2004年10月18日至2005年10月17日期间执行的分许可：分许可收入的20%
  2005年10月18日至2006年10月17日期间执行的分许可：分许可收入的15%
  在2006年10月17日之后或IND提交后但在临床试验开始之前执行的分许可：分许可收入的10%
  在2007年10月17日之后或临床开发开始之后但在FDA批准之前执行的分许可：分许可收入的5%
  2008年10月17日之后或FDA批准后执行的分许可：分许可收入的2.5%
• 如果分许可同时包括治疗和诊断应用，则（开发）最完善的候选产品（不论是诊断或是治疗）决定使用上述相应的分许可付款规则来确定应向斯坦福支付的分许可费用。
• 对于包含非治疗性应用的分许可，如果 VIA 不再拥有此类应用的排他性许可，则上述百分比将降低 50%。

协议生效起始日期：2014年5月30日

协议属性：非排他性许可（non-exclusive agreement）

与前述重点谈判项目相关的内容包括:

• 首付款（Upfront payment）/发牌费（issue royalty）：25,000$

• 年度付款（Annual payments）/许可维持费（License Maintenance Fee）：

  （i）2015年5月、2016年5月，各自：10,000$

  （ii）2017年5月、2018年5月，各自：20,000$

  （iii）2019年5月及之后每年：50,000$

• Earned Royalty：按净销售额的1.5%收取（许可维持费可用于抵扣此处的费用）

• 里程碑付款（Milestone payments）：

  （i）针对首位患者使用许可产品时：支付50,000$

  （ii）在美国获得首次批准许可产品时：支付150,000$

  （iii）在欧洲或日本获得首次批准许可产品时：支付150,000$（即使在该国家/地区[斯坦福大学]没有专利权）

根据双方签订的有效起始日期为2020年2月3日的排他性专利许可协议（Exclusive License Agreement），与前述重点谈判项目相关的内容包括：

• 首付款（Upfront payment）/发牌费（License Issue Fee）：

  25,000$+37,500股普通股

• 年度付款（Annual payments）/许可维持费（License Maintenance Fee）：

  以本协议生效日期为基准的第一年度开始，以及此后的每个年度，Aditxt将按以下方式向斯坦福大学支付年度许可维持费：

  2021年、2022年和2024年：40,000$/年

  从2025年开始，每年60,000$，直到最后一个被许可的专利到期

  年度维持费不可退还，但可用于Royalty抵扣

• Earned Royalty：

  每年净销售额小于或等于$5mil时：净销售额的4%

  每年净销售额超过$5mil时：净销售额的 6%

  如果Aditxt针对被许可专利提出专利有效性挑战，则在专利有效性挑战期间，Aditxt将按前述费率的两倍向斯坦福支付专利费Royalty

  此外，如果专利有效性挑战失败，则Aditxt将按前述费率的三倍向斯坦福支付专利费Royalty

• 尽职尽责（Diligence）

  按照如下要求达成里程碑目标（否则Stanford将有权按照协议约定终止协议）：

• 到2020年6月30日前，Aditxt将向斯坦福大学提供一份详细的文件，其中需要涵盖Aditxt在预计产品开发、市场和销售预测、制造和运营、以及财务预测到至少10,000,000$方面的计划（“商业计划”）。斯坦福大学会将本商业计划书视为机密信息，并像斯坦福大学保护自己的机密信息一样保护它。
• 到2020年3月31日前，Aditxt将向斯坦福大学提供管理团队名单或关键管理职位的招聘计划。
• 到2020年9月30日前，Aditxt将进行验证研究。
• 到2020年9月30日前，Aditxt将与FDA举行提交前会议（pre-submission meeting）。
• 到2020年12月31日前，Aditxt将向FDA提交510(k)申请。
• 到2021年12月31日前，Aditxt将获得FDA批准。
• 到2021年12月31日前，Aditxt将完成原型检测试剂盒。
• 到2021年12月31日前，Aditxt和斯坦福大学将以书面形式就特定应用领域的进一步开发和商业化里程碑达成一致。

• 里程碑付款（Milestone payments）

  Aditxt将向斯坦福大学支付以下里程碑付款：

• （A）在生效日期后：支付被许可专利的授权（办登）费用25,000$
• （B）许可产品（RUO套件或服务，RUO: Research Use Only）首次商业销售时：50,000$
• （C）在任何临床研究开始时：25,000$，该研究的目的是用于作为潜在许可产品而开发的体外诊断产品的监管批准

• 分许可（Sublicensing）

  （根据协议约定，本协议的分许可收益被区分为两类，一类是Royalty形式的分许可收益，这类收益将被视为Aditxt直接创造而支付相应比例给斯坦福大学，另一类则是非Royalty形式的分许可收益）对于非Royalty形式的分许可收益，Aditxt将按照如下方式向斯坦福大学支付：

• （A）对于在许可产品（RUO 套件或服务）首次商业销售时或之前执行的分许可：按照35%比例支付
• （B）此后执行的分许可：按照25%比例支付

Note 1: 关于斯坦福Stanford OTL的T2工作定位或使命，Leute, Kirsten J.*给出了较为完整的说明（引述如下）：

Fostering innovation for the benefit of society is part of the mission of Stanford’s Office of Technology Licensing (OTL); “To promote the transfer of Stanford technology for society’s use and benefit while generating unrestricted income to support research and education.” Throughout Stanford’s history, researchers’ drive to innovate formed Stanford into the active and prominent academic institution that it is today. To help understand the role of Stanford’s OTL in this system, this chapter reviews OTL’s history, policies, and practices. We provide some attributes that help OTL be successful in transferring technologies that will bene fit the public, as well as examples of how OTL works with startups to move the technologies out from Stanford into companies. These companies might then produce new products that will benefit the world.

Note 2: 关于斯坦福大学专利许可协议谈判中，应当重点关切的（与许可收益直接相关）核心对价条款/重点项目，Leute, Kirsten J.*同样给出了较为详细的说明（引述如下）：

Some of the areas we look at closely when negotiation these licenses are:

1. Upfront payment—This is usually a combination of cash and equity. We often take equity in any startup to which we exclusively license a technology. How much equity Stanford receives is balanced against the other financial considerations in the license. Some startups are more flexible on equity than others, which often depends on their sources of capital.

2. Annual payments—Because startups are cash-poor, annual minimums may be lower in earlier years and ramp up over time and after certain milestones.

3. Diligence—Any exclusive license has diligence, but this can sometimes be a moving target, particularly with startups. We find solutions that work for our need for strong diligence and the company’s changing business plan, taking into account vicissitudes of the economy. For example, we may agree to certain diligence over the first 5 years of the license agreement and then will reconvene in 5 years to determine the next set of milestones.

4. Milestone payments—Because the upfront and other early payments are usually low, we try to counterbalance some of this with somewhat higher payments, including product milestones, later in the development cycle.

5. Sublicensing—Many startups will sublicense the technology. For example, when licensing a therapeutic to a startup, the startup knows that it will not likely be able to take the potential product through clinical trials on its own and therefore will have to partner. The partnering often includes sublicensing. Depending on when the sublicensing occurs, OTL will receive some part of the remuneration received by the startup from the sublicensing partner. Often the amount is scaled down over time as the company invests more of its own effort and money into the technology.

Google Translation: 在协商这些许可（协议）时，我们密切关注的一些领域是：

1. 预付款 — 这通常是现金和股权的组合。我们经常持有任何我们独家授权技术的初创公司的股权。斯坦福大学获得多少股权与许可中的其他财务考虑因素相平衡。一些初创公司在股权问题上比其他初创公司更灵活，这通常取决于他们的资金来源。

2. 年度付款 — 由于初创公司现金匮乏，年度最低金额可能在早些年较低，并随着时间的推移和某些里程碑之后而增加。

3. 尽职尽责 — 任何独家许可都有尽职调查，但这有时可能是一个移动的目标，尤其是对于初创公司。我们找到的解决方案可以满足我们对 Strong Diligence 的需求和公司不断变化的商业计划，同时考虑到经济的变迁。例如，我们可能同意在许可协议的前 5 年进行一定的尽职尽责，然后将在 5 年后重新召开会议以确定下一组里程碑。

4. 里程碑付款 — 由于预付款和其他早期付款通常较低，因此我们会尝试在开发周期后期通过稍微提高的付款（包括产品里程碑）来抵消其中的一些费用。

5. 分许可 — 许多初创公司将对技术进行分许可。例如，当向初创公司授权治疗药物时，初创公司知道它不太可能自行通过临床试验，因此必须合作。合作通常包括分许可。根据分许可发生的时间，OTL 将从分许可合作伙伴那里获得初创公司收到的部分报酬。通常，随着公司在技术上投入更多自己的精力和金钱，金额会随着时间的推移而缩小。

* Leute, Kirsten J. "Fostering Innovation for the Benefit of Society: Technology Licensing’s Role at Stanford." Fulfilling the Promise of Technology Transfer: Fostering Innovation for the Benefit of Society (2013): 71-81.